Чей логотип в патенте? Как конфликт товарного знака едва не сорвал регистрацию промышленного образца
Патентование — многоэтапный процесс. На практике между подачей заявки и выдачей патента нередко возникают препятствия, о которых заявитель даже не подозревал. Рассказываем о реальном кейсе из практики патентного бюро «Железно» — и о том, какие уроки из него можно извлечь.
Предыстория: всё начиналось хорошо
Клиент обратился за патентом на промышленный образец — жёсткий диск с защитой данных. На этапе информационного поиска препятствий не обнаружилось. Да, в сети нашлись публикации самого клиента, однако все они перекрывались авторской льготой.
Авторская льгота — период, составляющий 12 месяцев с даты раскрытия особенностей изделия изобретателем или заявителем до подачи заявки на промышленный образец. В течение этого времени разработка сохраняет патентоспособность, несмотря на раскрытие ее особенностей в общедоступных источниках. Авторской льготой может воспользоваться лицо, которое разместило информацию и планирует подавать заявку на патентование.
Итак, поиск пройден, новизне свои публикации не угрожают. Можно двигаться дальше. Но дальше начались сюрпризы.
Проблема первая: свой, но чужой товарный знак
На корпусе жесткого диска был размещён логотип. Казалось бы, деталь оформления — но именно она стала источником первой серьёзной проблемы.
Выяснилось, что логотип был зарегистрирован как товарный знак. История его регистрации оказалась запутанной: клиент параллельно с патентованием промышленного образца занимался регистрацией этого товарного знака, однако по личным причинам в процессе сменил заявителя. В итоге в свидетельстве на товарный знак правообладателем значился уже другой человек — не тот, кто подавал заявку на промышленный образец.
Ведомство отреагировало незамедлительно. В запросе эксперта говорилось:
- Заявленный промышленный образец включает объект, производящий общее впечатление такое же как товарный знак, а также фирменное наименование других лиц, охраняемые в Российской Федерации, в отношении однородных товаров 9 класса и имеющего более ранний приоритет.
Логика здесь проста: правообладатель товарного знака и заявитель патента на промышленный образец, в котором этот знак фигурирует, должны быть одним и тем же лицом. Когда это условие нарушается, возникает конфликт в сфере интеллектуальной собственности — патент фактически содержит чужой товарный знак.
Решение: заявителя по промышленному образцу заменили на того человека, который значится правообладателем товарного знака. После корректировки заявления конфликт был устранен.
Здесь кроется нюанс, о котором стоит предупредить заранее: если до смены заявителя публикации о разработке выходили от имени одного лица, а после — патент оформляется на другое, механизм авторской льготы может дать сбой. Практика по таким случаям невелика, и однозначно предсказать, как эксперт оценит подобные источники, сложно. Это дополнительный риск, который важно учитывать еще на этапе планирования.
Проблема вторая: крышка, которая стала «отдельным изделием»
Второй камень преткновения оказался не менее неожиданным. У жёсткого диска имелся съёмный элемент — крышка. В заявку было включено шесть изображений. Формальные требования по количеству изображений мы не превысили.
Комплект изображений изделия, относящийся к одному промышленному образцу, должен содержать такое количество видов изображений, которое дает полное представление о совокупности существенных признаков промышленного образца, но не более семи.
Однако эксперт усмотрел в наборе изображений не одно изделие, а два. Позиция ведомства была сформулирована так:
- На изображениях представлены два различных изделия: носитель информации и носитель информации с крышкой, которые не отвечают требованию единства промышленного образца и не могут быть рассмотрены в рамках одной заявки, поскольку отличаются существенным признаком (наличием/отсутствием крышки).
Решение: мы выбрали те изображения, которые максимально раскрывали особенности изделия. Показали и само изделие, и его съёмный элемент и то, как этот элемент сочетается с основным корпусом. Итог — три чётких, логически связанных изображения вместо шести спорных. Эксперт принял такую подачу без возражений.
После ответа на запрос — с обновленными данными о заявителе и уточненным набором изображений — патент был успешно получен. Но путь к нему оказался значительно длиннее и сложнее, чем предполагалось изначально.
Два практических вывода
О фотографиях и изображениях. Не нужно вкладывать в заявку всё, что есть. Следует обратиться в патентное бюро и прислушаться к мнению эксперта при согласовании материалов заявки. Он поможет выбрать виды, которые последовательно и однозначно раскрывают внешний облик изделия.
О товарных знаках и данных заявителя. Если на изделии присутствует логотип или обозначение, охраняемое как товарный знак, правообладатель этого знака и заявитель патента должны совпадать. Любые изменения в цепочке правообладания — даже по сугубо личным причинам — способны заблокировать регистрацию или существенно её затянуть.
Вместо заключения
Этот кейс — наглядная иллюстрация того, что патентование редко бывает линейным процессом. Даже когда на старте всё выглядит чисто: поиск пройден, новизна и оригинальность подтверждены, документы собраны — в процессе могут всплыть непредвиденные обстоятельства.
Параллельная регистрация товарного знака на другое лицо. Съемная крышка, которую эксперт воспринял как отдельное изделие. Каждый из этих факторов по отдельности, а тем более в совокупности способны превратить рутинную регистрацию в многомесячную переписку с ведомством.
Оперативные и грамотно составленные ответы на запросы – залог успешной регистрации. А патентование — не та задача, где стоит полагаться на интуицию. Лучше доверьте ее экспертам.
Есть вопросы по защите интеллектуальной собственности? Эксперты патентного бюро «Железно» готовы помочь! Оставьте заявку на бесплатную консультацию в MAX по номеру +79229092784 или Telegram.
Кстати, регулярно публикуем посты в МАХ на тему регистрации товарных знаков и получения патентов. Заходите!